ANTECEDENTES Y CRONOLOGÍA
La bolsa Birkin de Hermès es uno de los productos más identificables de la casa francesa. La controversia surgió cuando Mason Rothschild creó y promocionó MetaBirkins, una colección de imágenes digitales que representaban bolsos de aspecto similar a una Birkin recubiertos de pelaje de colores y asociados con NFTs.
Enero de 2022. Hermès presenta una demanda en el Distrito Sur de Nueva York. Alega infracción y dilución de marcas, además de ocupación indebida de nombres de dominio, por el uso de la denominación MetaBirkins y los elementos relacionados con su producto.
Durante el litigio, Rothschild invoca la protección de la libertad de expresión artística. El debate jurídico exige analizar la diferencia entre una referencia creativa a un objeto cultural y una presentación que puede inducir al público a creer que existe autorización, patrocinio o vinculación comercial con el titular de la marca.
Febrero de 2023. Tras nueve días de juicio, un jurado de ocho integrantes emite un veredicto unánime favorable a Hermès respecto de las tres reclamaciones marcarias sometidas a su consideración. La indemnización total fijada asciende a 133,000 dólares.
23 de junio de 2023. El juez Jed S. Rakoff rechaza las solicitudes de Rothschild de obtener una decisión favorable posterior al veredicto o celebrar un nuevo juicio. Además, dicta una orden de prohibición permanente contra determinados usos comerciales de MetaBirkins y ordena transferir el dominio metabirkins.com a Hermès.
LA DISCUSIÓN JURÍDICA
El caso no se resolvió simplemente porque una obra digital se pareciera a una bolsa física. El jurado examinó la forma en que el nombre y la comercialización de los NFTs podían generar una impresión engañosa de asociación con Hermès. La decisión judicial destaca expresamente el hallazgo de que se buscó provocar esa confusión.
POR QUÉ IMPORTA EN LA MODA
La controversia muestra que los signos distintivos de una marca de lujo pueden resultar relevantes también en mercados digitales. A la vez, no significa que toda obra artística inspirada en un producto famoso sea ilegal: el uso concreto de la marca, las pruebas y el contexto comercial son determinantes.
FUENTE JUDICIAL
Hermès International et al. v. Rothschild, expediente 22-cv-384, Opinion and Order, 23 de junio de 2023, documento 191, United States District Court for the Southern District of New York.
¿QUÉ PASARÍA EN MÉXICO? ANÁLISIS COMPARADO
El resultado de este procedimiento estadounidense no es automáticamente aplicable en México. Primero habría que identificar los registros vigentes del signo ante el IMPI, las clases de productos, su representación, el uso acreditado y los signos utilizados por la contraparte. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece en sus artículos 170 y 171 las bases del derecho exclusivo y la definición de marca; el artículo 172 contempla distintas modalidades de signos, mientras el 173 contiene impedimentos de registro. La comparación exige valorar distintividad, semejanza y las circunstancias comerciales concretas, sin asumir que la notoriedad de una marca concede monopolio sobre cualquier elemento estético.
En México también debe distinguirse entre infracción marcaria, protección de diseños industriales, derechos de autor y posibles prácticas publicitarias engañosas. No son acciones equivalentes ni requieren idéntica prueba. Para elaborar una opinión aplicable al caso sería indispensable revisar registros, antecedentes de uso, muestras de productos, campañas y resoluciones administrativas pertinentes. Este apartado es un ejercicio jurídico hipotético, no una sentencia mexicana ni una predicción de responsabilidad.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
México: Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículos 170 a 173, y disposiciones aplicables sobre infracciones: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf
Estados Unidos: Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1052, 1114 y 1125, según la reclamación concreta: https://uscode.house.gov/
Expediente y resolución del litigio: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1%3A2022cv00384/573363/191/